专利使用权出资的法律困境和救济 作者：周仙

     摘要：在实践中，传统的出资方式往往以货币或者土地使用权、建筑物、机器设备等实物来体现。随着营商环境的不断改善，为了充分发挥出资各方的优势及各类财产主体的投资积极性，类似于股权、债权和知识产权等非货币和实物出资的方式越来越多，当然由此产生的法律问题也日益显现。特别是在外商投资案例中，一方面对引进外国先进技术、品牌和理念等有着迫切需求，另一方面对外商以工业产权 或专有技术等知识产权能否以使用权出资在理论与实务上还是未能衔接和统一。目前大部分地区工商部门不接受以知识产权使用权出资的方式，只有个别地区存在成功的案例。
    本文将以知识产权的专利权为例，通过分析专利使用权出资涉及的法律问题以及探索实践当中因此产生的操作难问题，试图寻找一条能够将专利使用权出资合法化、规范化的道路。
    关键词：知识产权 专利使用权 许可使用 出资

    一、专利使用权出资的合法性认识
    （一）专利使用权的法律性质
    专利权作为知识产权的一种，其利用方式主要有转让和许可使用两种，转让是指将专利的所有权通过法定形式转移至受让人名下，由受让人使用并享有该专利带来的一切收益，体现的效果与其他物权转让无异；而许可使用是指专利权利人在保留所有权的基础上，通过签订许可使用合同的方式，将专利的使用权在一定期限内部分或者全部转让给受让人，受让人可因此使用专利并享有收益。有学者将专利许可使用权认定为是类似用益物权的权利，齐爱民教授就在其提出的知识产权制度中认为“通过知识产权许可，被许可人可获得用益知识产权” 。当然也有另一种观点认为，以知识产权许可使用权出资，实质上是知识产权权利人以对公司使用该权利所享有的使用费用请求权出资，因而是一种债权出资 。不过，无论是用益物权还是债权，都应当属于《公司法》规定的可出资财产权利的范围。
    （二）专利使用权出资的立法解读
    法律对于非货币财产出资给出的明确要求是必须符合“可用货币估价”以及“可依法转让”两个条件。对于前者，专利使用权可通过评估作价并支付许可使用费的方式体现其财产价值，理论界尚无争议；而对于后者“可依法转让”中转让的必须是专利所有权还是使用权，法律没有做出明确清晰的解释，这也是导致实务中各地实践操作不统一的重要原因。然而对于最高院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称“《解释》”）第22条 中对于“技术转让合同”的定义解释可以看出，技术转让的权利人不仅包括了技术所有权人，还包括技术许可人。因此本人认为对于此处的“转让”应当做扩大解释，转让的客体不仅是指专利所有权，也包含了专利的使用权。

    从该条的解释可以推断出以技术成果出资的并不一概认定为是所有权出资，双方可以对权属进行约定，尤其是法律对于技术成果价值远大于出资额比例的情况下，对出资人的权益持充分保护态度。衍生之意就是在满足特定条件下，某一技术成果可以根据其价值进行部分出资或者该技术成果超值部分可以不为接受出资的企业所享有。该条是将专利的所有权和许可使用权进行区分出资的最明显立法示意，但其对实务操作的指导意义不强，它对上述出资比例明显不合理情况下如何操作没有进行具体明确的示意，导致各地方实践无法统一。

    有很多学者狭义的将这里的“财产权”认定为“所有权”，由此提出专利使用权因无法办理财产权转移手续而不能成为出资标的。本人认为出资人将专利通过许可的方式出资入股，用许可使用费换取一定比例股份的行为实际体现的就是专利使用权的“财产属性”，而使用权的转移或者让渡手续可以通过备案登记或者实际交付专利技术资料及服务来实现。
    自始至终，法律均没有明确表明其对知识产权所有权出资所持有的态度，但“法不禁止即自由”，我们认为在不违反基本法律原则的基础上，应该为不同的投资者创造更多的投资机遇，使社会经济往多样化、良性化方向发展。

    二、专利使用权出资的实务现状
    （一）各地工商部门对专利使用权出资的态度
    经过咨询，目前杭州市、北京市等地不接受专利使用权出资的方式，上海市表示需要根据出资的实际要求和专利的具体情况个案处理。理论界不认可专利许可使用权出资主要是基于以下几方面考虑：（1）专利许可使用权不具备财产所有权的独立性，出资人在保留所有权的情况下，使得接受出资的企业不能对上述出资享有完全的处分权，其不具有公司债的担保功能，这无论是从“出资”的定义理解，还是从公司财产的保障来说都是于法无据的；（2）我国《公司法》已明确了对于以知识产权等非货币资产出资的，应当办理财产权转移手续，而只有所有权才可以办理转移手续，使用权则无法办理，因此有违法律规定；（3）若允许将专利的所有权和使用权分开，从某种意义上就预示着出资人可以与受资企业共同拥有公司的某一财产或者出资人再次许可他人使用出资专利的，就会造成公司与其他善意被许可人的利益冲突和竞争，对公司的未来发展也会产生不利影响。
正是出于立法上无明确指示，实务上无操作先例，目前大部分地区工商部门都不认可和接受以专利使用权出资的方式。然而随着外商投资热潮的不断涌起，对于先进设备和技术的需求也日益迫切，这与外商提出的以技术使用权出资的要求产生矛盾，在很大程度上挫伤了投资的积极性和可能性。
    （二）采取“先现金出资，后全额收取同等专利许可费”的方式迂回出资。
实践中若遇外商需要以专利技术许可使用权出资的情况，工商部门都会建议用以下方式进行迂回操作：即先用等同于专利使用权评估作价金额的现金出资，然后出资人将涉及的专利技术通过签订专利实施许可合同的方式授权给受资公司使用，并向公司收取与出资额同等金额的许可使用费。这种操作模式的优势是能达到等同于专利许可使用权出资的效果，而且后续不会存在因专利技术贬值导致出资不足的风险；劣势就是外商以技术出资往往是因为自己本身资金短缺，短时间内没有实力再去开拓市场，从而找具有资金优势的合作方共同开发，如果再让其先垫资，本身存在一定难度，与其投资目的不符。另外，以许可的方式使用技术的，还可能涉及较高的税费，这也是技术投资方试图避免的。
    （三）认可专利使用权出资的相关案例
     1、在原告美国环球公司诉北京橡果公司等二被告确认协议无效纠纷案中 ，北京市第一中级人民法院在认定事实时描述到“将氧气发生器和氧气发生剂的配方、专利使用权和商标使用权进行出资的行为有效”。
    2、2014年12月，湖南省工商局联合相关部门发布了《关于支持以专利使用权出资登记注册公司的若干规定（试行）》文件 （以下简称“《若干规定》”），表示允许专利权人用专利使用权作价出资，但专利许可方式仅限为在中国境内独占许可，把排他许可和普通许可排除在外。省工商局仍表示虽然政策上表示了鼓励和支持，但实践操作仍存在一定困难。

    三、专利使用权出资的可行性
    目前，各地工商部门对于专有技术（又称“非专利技术”）出资的方式都有较为成熟的经验，已不存在法律和实践障碍。专有技术是指未经公开、未申请专利的秘密知识和窍门，主要包括设计和技术规范、材料的配方、工艺的流程、经营的诀窍以及图纸、数据等技术资料。然而通过专利技术使用权出资和专有技术出资相比，可以发现两者有很多相似之处，若专有技术出资能够被认可的，则用专利技术使用权出资同样具备可行性。
    （1）两者实质上都是以技术的“使用价值”出资，使用权与所有权分离成为单独的出资形式。专利技术虽然有明确的所有权权属，但其本身价值仍然通过“使用权”来体现，通过对出资的许可使用权进行严格的限制，将其“使用价值”从所有权中剥离出来成为独立的财产权。而专有技术本身的权属就是模糊不清的，无法受到法律的完全保护，只能通过保密协议进行约束。其出资时也无法办理财产权转移手续，只能通过实际交付技术资料证明履行了出资义务，即专有技术的所有权和使用权本身也无法保持一致，任何第三人随时都有可能掌握专有技术去申请专利，获得所有权。
    （2）两者都可以作价出资。一种是协商作价，一种是评估作价，也就是说技术出资人和合资方可以对出资的专有技术或者专利技术使用权进行价值约定和评估。当然后续阶段专利技术使用权会可能因为专利所有权人进行多次再许可、专利宣告无效或者技术落后淘汰导致贬值无效的；不过专有技术也会发生因为技术被公开或者技术落后无法及时更新导致贬值的情况。
    （3）两者均可以转让。与其他财产一样，专利技术使用权和专有
    技术在出资范围内，其转让同样不得受到限制，当然专利技术使用权作为资产出资后，后手的转让范围不应当超过出资人首次以其出资入股的范围，具体对于出资人和受资公司的权利受限问题均可在双方的出资协议、许可协议或者公司章程里进行明确约定，上述约定也会成为评估专利使用权价值的重要依据。
    综上可知，对于专利技术使用权来说，其本身自带的出资缺陷专有技术同样存在，这些都不是将其拒之于出资门槛之外的理由，我们应当去寻找其中的异同点，试图弥补漏洞，完善瑕疵。

    四、完善专利使用权出资制度
    （一）完善实体内容，确保专利使用权出资有法可依。
    1、明确专利使用权出资的合法性。
    目前我国对出资方式主要采取的是列举加排除法，虽明确了工业产权、专有技术等知识产权可以出资，但却没有细述知识产权如何出资的问题，尤其是理论和实践争议较大的知识产权使用权能否出资的问题迟迟未通过立法予以确认，只是国家有关部门通过规范性文件对知识产权出资以及科技成果转化为生产力表达了支持和鼓励的态度。比如证监会和科技部出台的《关于支持科技成果出资入股确认股权的指导意见》的通知，表明以科技成果出资入股的，应当通过发起人协议、投资协议或公司章程等形式对科技成果的权属、评估作价、折股数量和比例等事项作出明确约定，避免今后发生纠纷。但若本文争议的焦点仍缺乏统一的立法指导，则永远无法解决理论和实践矛盾。
   2、维护专利使用权出资的稳定性。和其他财产出资一样，专利
使用权一旦作为资本出资，则应当成为受资公司的财产，不得随意撤回或者降低价值。比如当专利被宣告无效时，专利使用权作为专利所有权的从权利也处于无效状态，此时的出资人就应当为出资的不足承担补缴责任，出资人与受资公司应当在出资协议或者章程中对于专利使用权出资的不足和贬值约定充分的补救措施。另外，若用许可使用的方式出资的，许可期限一般不能低于专利的有效期和公司的运营期限，否则就会出现公司虽仍在运营中，而专利已无法发挥其财产价值的情况。再如，专利权人还应当保证在出资期间每年缴纳专利费，保证专利的有效性，从而维护该使用权出资的稳定性。
    3、规范专利使用权出资人权利的限制性。由于专利权本身的特殊属性，导致其权利具有很大的波动性。首先，对已用专利使用权出资的，专利权人不得再在该专利上设定质押等权利限制；其次，若专利权人以普通许可的方式出资的，就无法保证该专利不会因权利人再次或者多次另行许可出资导致贬值，因此本人认为专利使用权出资的许可方式一般因采用独占许可或者排他许可。但从湖南省的《若干规定》来看，目前只接受独占许可的方式。本人认为若专利的使用权以独占的方式许可给受资公司，这与用专利所有权出资的效果大同小异，也与专利权人希望将专利“使用价值”最大化的期冀不符。第三，用专利使用权出资的出资人仅限于专利权人，也就是说专利的被许可人不得再次以自己的名义将上述专利许可权再行出资。
    （二）完善程序内容，确保专利使用权出资统一操作。
    1、签订专利使用权出资协议。出资人与受资公司之间必须签订出资协议来明确专利使用权出资的具体范围，包括（1）专利的具体情况，包括但不限于名称、有效期限、种类等与专利有关的所有详细信息；（2）专利使用权许可的方式、许可的期限、实施的范围等；（3）专利使用权出资的作价方式、出资比例、出资的风险承担以及专利贬值或失效的补救措施；（4）出资人和受资公司对于出资专利各自的权利受限范围；（5）配套的技术服务和更新以及争议解决方式等等。
    2、专利使用权权利转移手续。虽然专利使用权出资无法与其他财产一样办理所有权转移手续，但是仍然可以通过以下方式来办理使用权转移或者让渡手续：（1）专利使用权出资的实际交付。与专有技术权利转移的方式一样，专有技术使用权的转移同样需要实际交付出资技术的所有资料，包括但不限于图纸、设计方案、软件数据、安装运行维修等基础资料以及双方约定的在出资范围内需要提供的相应配套技术服务。当然受资企业往往对于出资者的专利技术无法进行全面的了解和掌握，这就需要受资企业聘请相关资深专家对技术进行评估识别或者需要双方在合同明确使用涉案技术需要达到的产品标准等等（2）专利使用权出资的登记备案。与专利许可一样，专利使用权出资也需要向专利部门和工商部门进行登记备案，使之成为权利转移的一个不可或缺的流程。
    3、专利使用权公示程序。专利使用权作为一种无形的财产权，用公示方式来对其出资的不同环节予以规范，对保证公平交易，保证权力资本的可靠性和安全性，合理评估价值有着十分重要的作用 。建议充分发挥各地知识产权局以及工商部门的备案登记职能，对专利    使用权初始权利状态及后续的权利价值变化进行定期的核查监督，对保护债权人和受资公司的利益都有着重要作用。

    五、结语
    随着中外投资热潮的不断兴起，对于知识产权出资的实际案例越来越多，对于是对于知识产权中的使用权能否出资的法律争议愈演愈热，成为亟不可待需要解决的问题。希望国家有关部门能够完善立法，根据现实的投资需求和困境，扩大并细化出资范围，最大程度的优化资源配置，创造更多的投资机会和更好的营商环境。

   本论文获“2018年绍兴市律师实务理论研讨会”二等奖